Declaración de uso de marca en México
Jun 04, 2021
Marcas registradas a partir del 10 de Agosto de 2018, deberán cumplir con la obligación de declarar su uso.
Con las modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 18 de mayo de 2018, con entrada en vigor a partir del 10 de Agosto de 2018, se impuso la obligación a los titulares de registros de marca de presentar declaraciones de uso (i) al cumplirse los primeros tres años de vigencia del registro y(ii) al solicitarse la renovación de la marca. Dichas obligaciones impactan tanto a los registros nacionales como a los internacionales derivados de un Registro Internacional.
Las obligaciones anteriores fueron recogidas por la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (en lo sucesivo LFPPI), en sus artículos 233, 237 y Décimo Primero Transitorio de dicho ordenamiento.
¿A partir de cuando?
De conformidad con el artículo 233 de la LFPPI, la obligación de declarar el uso real y efectivo de las marcas, deberá presentarse dentro de los tres meses posteriores a que se cumplan los tres años de la fecha de otorgamiento del registro.
Para mayor comprensión se transcribe el texto del artículo 233 de la LFPPI:
Artículo 233.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.
La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.
El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.
Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto
¿Qué pasa si no lo hago?
Como se desprende del artículo 233 de la LFPPI, la falta de presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca, traerá como consecuencia la caducidad del registro de pleno derecho y con ello la extinción de la marca por caducidad.
Así, en un caso hipotético en donde un registro de marca se otorgó el 20 de octubre de 2018, el titular de la marca deberá presentar la declaración de uso real y efectivo de la marca en México, dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que se otorgó, esto es, al tercer año de su aniversario de otorgamiento, que en el caso de cuestión, sería entre el 20 de octubre de 2021 y el 20 de enero de 2022. De no realizar la declaración de uso en dicho período, el registro de marca caducaría de pleno derecho.
Sin lugar a dudas, la obligación de declarar el uso real y efectivo de marcas será un parteaguas en la vida de muchos registros de marca, que perderán su vigencia por la omisión de cumplir con dicha obligación.
Para evitar lo anterior, se recomienda tener una vigilancia de sus registros y una asesoría legal adecuada en México, que les permita actuar en cumplimiento con la legislación aplicable.
Leonardo Sánchez
Socio en Propiedad Industrial